Perchè è sempre più importante difendere il proprio marchio commerciale?

E’ importante difendere il marchio perchè esso rappresenta non solo il simbolo di paternità di un bene, prodotto o servizio, ma è un bene immateriale di valore, espressione dei valori commerciali e dei principi culturali di un’attività.

Soprattutto nel contesto economico, culturale e sociale odierno, dove da una parte, si ha l’esigenza di proteggere la propria identità di marchio da tentativi di imitazione, frequenti in mercati ampi, caratterizzati spesso da una regolamentazione complessa. E dall’altra si ha l’opportunità di cogliere grandi occasioni di espansione globale attraverso il licensing ed il franchising, opportunità che si possono cogliere solo se si ha un marchio registrato. 

Come difendere il marchio con la registrazione del marchio.

Quando si tratta di contraffazione internazionale, la creatività spesso supera di gran lunga l’immaginazione, originando le più incredibili imitazioni dei marchi di fama internazionale.

E’ il caso di alcune eclatanti contraffazioni di marchi “notori” presenti nel mercato asiatico e, in particolare, in quello cinese. Dove può essere sufficiente modificare una lettera di un nome famoso per dare vita a marchi che, seppur strampalati ricordano quello “originale”, senza apparentemente violare i diritti di proprietà intellettuale.

I danni d’immagine ed economici che ne derivano sono ingenti, considerata anche la facilità con la quale i prodotti contraffatti sono commercializzati. Non solo, proprio in Cina, è possibile imbattersi in punti vendita con marchi simili a quelli di grandi catene di fast-food con insegne recanti marchi chiaramente contraffatti!

Così un McDonald’s diventa, per magia, un McDnoald’s o un centro Apple diventa un centro Aepple!

 

E’ possibile proteggersi dalla contraffazione e tutelare legalmente il marchio?

Il mercato asiatico e quello cinese sono molto estesi e variegati, con normative e usi commerciali spesso diversi da quelle Europei, anche se ultimamente i Governi si stanno impegnando per l’allineamento normativo.

Come difendere il marchio in Cina

Prima di espandere la propria attività il primo passo importante da fare è registrare il marchio! Il marchio registrato tutela la vostra azienda e certifica che siete i titolari di ogni diritto, anche economico, sul medesimo. 

La registrazione del marchio non è richiesta da alcuna legge ma, secondo il medesimo meccanismo che vige in Italia come nel resto del mondo, la registrazione è fondamentale per attestare la titolarità di un marchio e rivendicarlo sia ai fini commerciali sia ai fini legali.

Affinché la procedura di registrazione sia considerata valida ed efficace a tutti gli effetti in Cina, si raccomanda di registrare contemporaneamente il marchio sia a caratteri alfabetici sia in ideogrammi, in linea di principio generale, anche se bisogna sempre considerare eventuali peculiarità del caso.

Senza la registrazione del marchio in ideogrammi, la registrazione in Cina potrebbe non avere il valore sperato di tutela contro eventuali contraffazioni.

Come registrare un Marchio Italiano o Europeo in Cina

La Cina ha firmato, tra  il 1985 ed il 1989,  una serie di Trattati Internazionale in materia di Protezione dei Marchi. In particolare, la Cina ha sottoscritto entrambi i Trattati Internazionale del sistema Madrid che regolamentano la materia: l’Accordo di Madrid ed il Protocollo di Madrid.

Le due normative differiscono tra loro per il seguente motivo:

• L’Accordo di Madrid prevede che si possa ottenere un marchio internazionale sulla base di un marchio registrato nel Paese di origine.
• Il Protocollo di Madrid prevede che la registrazione del marchio si possa fare anche sulla base di una semplice domanda.

L’Autorità Governativa Cinese che si occupa della registrazione dei marchi in Cina è il Trademark Office che fa riferimento al SAIC, lo State Administration for Industry and Commerce.

L’azienda italiana che deve registrare un marchio in Cina, può farlo in uno dei seguenti modi, dopo aver provveduto a registrare il marchio nel Paese di origine, in questo caso l’Italia, e di averlo eventualmente esteso all’interno dell’Unione Europea.

• Compilare l’apposita modulistica e presentarla direttamente presso il Trademark Office of Beijīng – Pechino, seguendo la procedura prevista dall’ufficio stesso.
• Richiedere l’estensione della propria registrazione al mondo con particolare attenzione all’estensione in Cina, ai sensi della convenzione di Madrid per la Registrazione Internazionale dei Marchi del 1989.

L’azienda a partecipazione straniera può richiedere la registrazione del proprio marchio in Cina sia direttamente presso il Trademark Office di Pechino sia, invece, attraverso agenti specializzati.

La documentazione necessaria per registrare il marchio in Cina

La domanda di registrazione del marchio deve essere accompagnata da idonea documentazione in lingua cinese che sarà esaminata dal Trademark Office.

La domanda deve contenere la descrizione del/i bene/i commercializzato/i attraverso il marchio oggetto di registrazione e la relativa classificazione secondo il Sistema di Classificazione Internazionale adottato anche in Cina, e che suddivide i beni in 42 classi di prodotti e servizi.

Il marchio registrato in Cina è valido per 10 anni, lo stesso tempo di validità in Italia, che decorrono dalla data di approvazione della registrazione con la possibilità di richiedere il rinnovo a scadenza. Se il marchio non è rinnovato a scadenza, si procede con la cancellazione della registrazione del marchio.

Anche in Cina è in vigore il principio della priorità della registrazione . Secondo il principio di priorità, colui che per primo registra un marchio, ne diventa il legittimo proprietario, salvo dimostrare il contrario o il cosiddetto principio del “pre-uso”.

La priorità si applica anche nell’ipotesi in cui un richiedente, entro sei mesi dalla data della prima domanda di registrazione di un marchio in un Paese straniero, richieda la registrazione dello stesso marchio per beni della stessa classe anche in Cina.

Sfortunatamente c’è da segnalare che in Cina esiste una prolifica attività di vendita di marchi “altrui.

Cosa bisogna fare se si è vittime di una contraffazione?

In questo caso è possibile rientrare in possesso del proprio marchio chiedendo la cancellazione della registrazione fraudolenta, ricorrendo anche al “preuso” del marchio ai sensi della Convenzione di Parigi per la Protezione delle Proprietà Industriali.

Il regime speciale dei marchi “notori”

I marchi definiti “notori” o “di rinomanza” sono appositamente tutelati da un Regolamento Internazionale del 2003.

I marchi “notori” sono quei marchi dotati di un carattere distintivo o di una indiscussa notorietà. Celebri esempi di marchi notori sono Coca-Cola, Nike, Apple, McDonald’s e così via..

Questi marchi godono di una tutela particolare tale che il loro uso non autorizzato da parte di terzi, anche per contraddistinguere prodotti o servizi non affini a quelli per cui il marchio è stato registrato,potrebbe generare un vantaggio illecito da parte degli utilizzatori o un potenziale pregiudizio per il marchio stesso.

Infatti i marchi notori godono di una tutela che va oltre la classe merceologica, permettendo al titolare della registrazione di impedire a terzi sia l’uso del segno o di uno simile, in riferimento a prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione, ma anche a quelli non affini, non contemplati nella domanda di registrazione stessa.

La particolare forma di tutela dei “marchi notori” è valida anche in Cina!

Se si impiega un marchio uguale o simile anche su beni che appartengono a classi diverse che possa indurre, comunque, il consumatore ad associare quel bene al marchio “noto” registrato, il registrante del marchio noto può richiedere al SAIC di intervenire entro due anni dalla data in cui è venuto a conoscenza del danno.

Quindi se il marchio è classificato come noto, il SAIC non approva l’uso di alcuna parola o figura uguale o anche simile allo stesso che possa essere fuorviante per il consumatore.

E’ innegabile però che due anni per un business sono veramente tanti, forse troppi!